本文旨在对美利坚合众国专利被认定为无效的主要方法进行详尽阐述，同时探讨这些方法的适用场合及其利弊，并给出具体的操作策略与建议。
作者 | 吴孟秋 北京康瑞律师事务所资深专利代理师
在海外拓展业务时，尤其是那些科技领域的中国企业，在美国市场上常常会遇到专利侵权问题。当它们遭遇来自对手的专利障碍或抵抗时，采取主动对专利提出无效申请，往往能够起到从根本上破解对方防线的作用，有效消除专利带来的威胁或风险。考虑到美国在专利无效方面存在多种途径，掌握这些无效途径及其选择策略对企业来说至关重要，因为它能帮助企业在面对不同情况时挑选最合适的无效程序，从而有效避免侵权风险，消除市场中的阻碍。本文将全面梳理美国专利无效的关键途径，对其适用情境及优缺点进行深入分析，并给出具体的操作策略建议。
一、美国专利无效的主要途径
与中国专利的撤销程序仅限于行政手段（即中国国家知识产权局）不同，在美国的专利体系中，存在三个不同的诉讼领域：美国的专利商标局（USPTO）负责行政处理，联邦法院负责司法审判，而美国国际贸易委员会（ITC）则承担准司法职能，三者都提供了发起美国专利撤销的途径。接下来，我们将对这三种途径进行逐一的深入分析。
行政程序：美国专利商标局（USPTO）的无效审查程序
美国专利商标局设立了多项行政手段来质疑专利的合法性，这些手段是在2012年由《美国发明法案》所引入的，它们以高效运作和相对较低的费用为显著特点。
（1）专利审判与上诉委员会（PTAB）程序
PTAB作为美国专利商标局内部专门负责专利无效性审查的部门，其运作流程涵盖了双方复审环节，即Inter （IPR），以及授权后复审程序，即Post-Grant （PGR）。IPR作为专利无效程序中最常见的一种，允许请求人依据现有技术（即专利文献及公开出版物）向PTAB提交IPR无效申请。在此过程中，提出的无效理由仅限于新颖性（依据35 U.S.C.第102条）以及非显而易见性（依据35 U.S.C.第103条）。专利授权9个月后或PGR程序完成之后，若涉及专利侵权诉讼，被告需在收到起诉书后的12个月内启动IPR程序。IPR程序具有多方面优势，包括成本较低、审查效率高，以及PTAB的行政专利法官专业能力突出，在相同无效理由的情况下，其可能比法院法官或陪审团更易判定专利无效。然而，IPR程序亦存在一定的限制，其认定无效的依据仅限于某些关于新颖性和非显而易见性的特定理由，而无法依据其他无效理由（例如35 U.S.C.§112）来提出诉讼。
PTAB的另一种流程，称作PGR，专门针对新批准的专利，意味着该流程的启动时间限定在专利授权之后的九个月之内。这一流程的无效性挑战范围更为广泛，可以依据各种无效理由发起，如新颖性、创造性、说明书详尽性、专利性等。证据涵盖先前销售、先前公开等多种形式，但仅适用于AIA体系内的专利，这些专利的优先权日须在2013年3月16日之后。PGR程序的一大优势是它能在专利授权初期便启动，并且提出的挑战理由更为全面，有助于及时遏制专利带来的影响。然而，其局限性在于时间限制较短，仅为9个月，且通常成本略高于IPR。
PTAB所涉及的这两种无效程序均受到禁反言原则的约束，这意味着PTAB所提出的无效依据和证据，不得在联邦法院以相同依据和证据再次提出无效主张。
美国专利商标局流程：独立复审程序（Ex Parte，简称EPR）
美国专利商标局的中央复审处，简称CRU，负责对EPR进行合议审查；在此过程中，任何个人，无论是否匿名，均有权在专利有效期内，依据现有技术向USPTO申请重新审视专利的有效性。EPR程序的特殊之处在于，申请人提交复审申请并在对专利权人的答辩后，便不再介入后续流程，其决定权完全由USPTO的CRU审查员独立掌握。启动EPR的依据仅限于专利缺乏新颖性或过于明显，且相关技术证据仅限于专利文件和公开出版物。该程序具有低成本和匿名操作的特点，并且不受禁反言原则的限制，也就是说，未被采纳的相同理由和证据，仍可应用于其他无效的程序之中。然而，这一程序的不足之处同样显著：一旦请求人提交了申请文件，便无法再对审查结果施加任何影响，且无权提起上诉，但专利权人若对裁决结果持有异议，则有权提起上诉；此外，EPR程序的执行周期较长（通常需2至2.5年），且其无效申请的成功率也低于PTAB程序。
司法程序：联邦法院诉讼
在司法流程中，由于流程往往较为繁琐，加之证据展示环节引发的律师费用高昂，侵权方或可能侵权方在具体案件中更倾向于采取先前的行政手段来挑战专利有效性。然而，若针对PTAB提起无效申请的时效已过——比如诉讼文件送达已超过一年——或者无效理由涉及的技术已超出现有技术范畴——例如说明书中存在缺陷——那么，向联邦地区法院提起专利无效就成为了唯一可行的途径。
（1）专利侵权诉讼中的无效抗辩或反诉
在专利侵权诉讼中，被告有权提出专利无效的辩护或反诉，其依据涵盖所有法律规定的无效理由，例如新颖性、创新性、说明书公开不充分、专利资格等问题。联邦法院的诉讼程序具有显著优势，即能够与侵权诉讼一同审理，便于对专利进行全面质疑。其局限性主要体现在：所需成本高昂，往往需要数百万美元；项目周期较长，通常需要2至5年的时间；而且，如果涉及的技术专利相当复杂，陪审团可能难以把握技术细节，这可能会对事实的判断产生影响，并进一步影响到判决的最终结果。
（2）确认之诉（ ）
遭遇专利侵权风险时，可能的被告可以主动向联邦地区法院提起诉讼，要求判定专利无效。此类情况多见于潜在侵权者面临即将到来的诉讼威胁，但尚未正式发起诉讼，比如专利持有者已发出侵权警告却未启动正式诉讼程序。在此类确认之诉中，专利的挑战者能够自主掌控诉讼的进程。其局限之处在于，原告需证实双方所存争议具有实质性、紧迫性以及真实性。
在处理上述具有争议性的案件时，美国最高法院在相关案例中确立了“全面考量”的原则，该原则要求法院依据案件的具体事实和背景，对所有的相关因素进行全面评估。在相关案例中，法院认定，当事人对是否应承担专利许可费用表示质疑，理由是专利可能存在无效或未遭侵犯的情况，这形成了核心的争议点；同时，当事人承受着支付高额许可费用的压力，且若不支付可能引发专利侵权诉讼，这种紧迫性被视为充分；争议源于已签订的许可协议以及专利权人要求支付费用的具体行为，这属于真正的争议。
准司法程序：ITC无效抗辩
美国国际贸易委员会（ITC）所开展的337调查中，涉案的涉嫌侵权者有权向ITC提出针对专利权人主张的专利的无效异议，ITC将负责评估该专利是否有效，而无效的依据涵盖了所有法律规定的无效理由。ITC程序中无效抗辩的优势体现在其流程中应迅速审理完毕，故而效率高，理由详尽；然而，其局限性在于ITC的裁决对专利的有效性不具备全国性的约束力，仅针对特定案件的进口实施限制，对法院及USPTO并无直接约束（仅作为参考），故不会导致USPTO据此直接宣布专利无效，亦不会使法院在诉讼过程中直接判定专利无效。
需留意的是，上述针对PTAB提出的专利无效（包括IPR和PGR）申请，受到禁止反悔原则的约束，意味着在最终裁决作出之后，申请人不得在PTAB、联邦法院或ITC以“相同或可合理推导出的理由”对专利的有效性发起二次质疑（参见美国专利法第35编第325条(e)款）。仅对提出知识产权请求的个人或机构实行禁止反悔原则，然而这一规定并不适用于那些未加入知识产权请求的第三方，比如其他被告。
此外，针对上述专利无效程序的申诉流程，均需提交至联邦巡回上诉法院（Court of for the ，简称CAFC），故而即便在上述各审查阶段中，各机构可能存在法律观点上的分歧，仍可在联邦巡回上诉法院找到一个统一的法律标准。
二、不同途径的对比与选择策略
在挑选美国专利无效的途径时，申请人必须全面考虑多方面因素，包括成本考量、时间安排、挑战专利的依据、程序的灵活性以及战略性的目标。具体来说，以下是对主要途径的详细对比：
根据不同的专利风险场景，可以选择如下无效策略：
针对早期预警中发现的风险专利
对于在初期阶段通过FTO等途径识别出的存在风险专利，若遇到无法实施规避设计的情况，一旦查找到质量较高的现有技术资料，为了解除可能存在的侵权隐患，确保产品开发或市场推广不受阻碍，可以斟酌对相关风险专利提出无效申请。
针对专利侵权警告函或侵权诉讼
一旦收到侵权警告或面临侵权诉讼，被告或可能的侵权者需立即制定应对策略。若能找到有力的现有技术证据，应权衡无效程序的成本效益和成功率，此时通过知识产权无效程序提出无效请求，往往是最具成本效益的方案（若目标专利授权已满九个月，则可考虑专利复审程序）。PTAB的行政法官一般具备技术和专利法律的相关背景，这使得他们能够胜任解决技术性复杂问题的任务。此外，PTAB所采用的证据门槛比法院要低，这使得证明专利无效变得更加容易。具体来说，PTAB实施的是“优势证据标准”，这意味着只需证明主张方的主张有超过50%的可能性成立，即证明专利无效的可能性稍微高于其有效即可，因此对证据的要求相对较为宽松。法院采纳了“明确且极具说服力的证据”，这要求事实认定者对主张的真实性持有高度信任，并且必须证明专利无效的可能性显著超过其有效性，从而对证据的质量提出了更高的要求。
若PTAB启动IPR程序，能够迅速消除侵权风险，亦或提升自身在谈判中的优势；此外，被告可借此向法院提出诉讼暂停的请求，这很可能使得法院在诉讼初期暂停侵权案件的审理，从而减轻我方应对诉讼的压力。
当检索到的技术证据不足以支撑现有专利的有效性，且除了新颖性和非显而易见性之外，还存在其他导致专利无效的理由时，可以采取策略，直接向负责审理侵权案件的联邦地区法院提出专利无效的诉讼请求。
针对专利侵权337调查
ITC根据美国《1930年关税法》第三十三节的相应规定，对进口贸易中的知识产权侵权现象及其他不公平竞争行为进行审查，并作出是否构成侵权以及是否需要采取相应救济措施的准司法裁决程序，即337调查。如果国际贸易委员会判定申请方违反了第337条款，那么在申请方提出要求的情况下，可以发出针对申请方的限制性禁止令（限制令），亦或在满足一定条件的基础之上，发出全面禁止令（全面禁止令），从而阻止侵权商品进入美国市场。此外，ITC有权下达停止销售令，责令美国国内的批发商、零售商等相关主体立即停止销售涉嫌侵权的产品。同时，由于337调查一旦启动，其进程往往迅速推进，这无疑对被调查方造成了巨大的冲击。
企业在面对337调查时，除了采取不构成侵权等防御手段，还应当运用专利无效辩护策略，或者向美国专利商标局专利审判和上诉委员会（PTAB）提交专利无效申请，这些都是关键的反击手段之一。值得注意的是，ITC的337调查流程进展迅速，一般只需12至16个月便可得出结论，相较之下，PTAB的知识产权复审程序则往往耗时更长，通常需要12至18个月才能完成（包括受理至最终裁决的全部过程），这就意味着PTAB的无效裁决可能无法在ITC的调查结束时产生效力。鉴于此，向ITC提出IPR请求以中止调查，通常难以获得ITC的同意。在具体操作中，存在一些案例因PTAB的无效裁决而被ITC暂停，然而这类案例所占的比例相当小。
鉴于337调查的情况，若时间紧迫导致知识产权请求（IPR）可能无法及时对国际贸易委员会（ITC）的裁决产生影响，或者根据现有技术证据分析，专利审判和上诉委员会（PTAB）启动IPR的可能性较小，那么在ITC直接提出无效抗辩的理由不仅限于现有技术，比如专利主题不合格等问题，这样的做法既实际又高效。如果国际贸易委员会判定该专利无效，那么这一裁决将即刻对当前的337调查产生效力，并有可能直接妨碍排除令或禁止令的发放。然而，ITC的这一无效判定仅限于本调查适用，不具备全国性的约束作用；该专利在联邦法院或其他法律诉讼中仍有可能被认定为有效。
若存在充分的现有技术证明，并且该专利对整个行业或多个利益相关方产生重大影响，则建议尽快启动知识产权审查程序。一旦专利被专利审判和上诉委员会（PTAB）判定为无效，这一结论不仅适用于国际贸易委员会（ITC）的调查，也适用于联邦法院的诉讼及其他相关法律程序。在条件允许的前提下，可以并行推进PTAB的知识产权审查程序，并在ITC中提出专利无效的答辩。在337调查程序的证据展示阶段，所获取的有利证据，可被用作对IPR程序中无效证据的补充；IPR策略可视为一项长期战略，旨在彻底使专利失效；而ITC的无效抗辩则能应对当前调查的紧急需求。请求人需留意，对两者的证据和论点进行有效协调，以避免出现矛盾之处。PTAB现行的技术证据可以适用于ITC，不过在使用时必须进行相应的调整，以确保其符合ITC所设定的不同证明要求（ITC对证据的证明标准与法院所要求的相同）。
三、结语
美国在专利无效方面的途径丰富，各有利弊，企业需综合考虑预算、时间、证据等因素，以及案件的技术和法律背景、战略目标等，挑选出最合适的解决途径。无论是通过美国专利商标局（USPTO）的行政手段迅速提出质疑，还是在联邦法院或国际贸易委员会（ITC）进行全面的对抗，专业的法律援助和周密的准备都是确保胜利的关键。与我国专利无效流程相仿，美国专利的无效性大多源自对其新颖性和创造性的质疑，而无效与否往往取决于现有技术证据的优劣。因此，一旦认定有必要启动专利无效程序，就必须尽早着手搜集和评估相关证据。另外，若专利纠纷涉及跨国领域，还需统筹美国及其他国家（例如中国）的无效应对策略。鉴于美国律师的收费普遍较高，故而，组建由精通USPTO流程及专利诉讼的中国专利律师与美籍律师协同合作的团队，有助于企业大幅度减少开支。本文旨在为中国企业初步了解美国专利无效的途径提供指导，以帮助企业出海时更好地应对美国专利侵权所带来的风险。
注释
美国最高法院在2007年审理的案件中，对549 U.S. 118号判决进行了详细阐述，该判决涉及127 S. Ct. 764号判决书，并记录在166 L. Ed. 2d 604号法律文集中。
2. 337调查制度概述
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